Con decisione resa in data 6 agosto 2021, MFSD ha accolto il reclamo depositato dalla Ricorrente Investindustrial SA. contro Macrosten LTD e disposto il trasferimento del nome a dominio investindustrial.it in quanto identico e confondibile con i marchi anteriori di titolarità della Ricorrente.
La prassi di registrare nomi di dominio descrittivi e generici è di per sé pratica lecita. Nella giurisprudenza delle decisioni sui nomi di dominio, domini formati da termini generici non vengono infatti trasferiti al titolare del marchio, anche se coincidenti con il marchio anteriore della resistente, se non viene ravvisata la malafede nell’uso e nella registrazione del dominio.
Nel caso in esame, è stata decisa la riassegnazione del nome di dominio perché il dominio coincide con marchi registrati dalla Ricorrente e perché la presenza di link pay per click è stata ritenuta configurare la malafede della Resistente.
La versione integrale dell’articolo redatto dalla dott.ssa Carmela Rotundo è disponibile sull’edizione di Novembre della Rivista dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.