DOMANDE FREQUENTI
La Proprietà Intellettuale è l’insieme dei diritti e delle norme che tutelano le creazioni della mente quali invenzioni, opere letterarie e artistiche, simboli, nomi, immagini e disegni.
La Proprietà Intellettuale si divide in due categorie:
- Proprietà Industriale: comprende invenzioni (brevetti), modelli di utilità, marchi, disegni e modelli industriali (design);
- Diritto d’Autore (copyright): comprende le creazioni letterarie e artistiche, e il software.
Negli anni ’70, il valore delle imprese era fortemente legato agli asset materiali (impianti, macchinari, stabilimenti, ecc.) che rappresentavano oltre l’80% del valore delle aziende a maggiore capitalizzazione, mentre le attività immateriali contavano solo per il restante 20%.
Oggi quel rapporto è stato invertito. I valori intangibili dell’azienda, quali marchio, portafoglio brevetti, diritti d’autore, know-how dei dipendenti e rete di relazioni con partner, clienti e fornitori rappresentano oltre l’80% del valore di mercato di un’azienda.
Così come negli anni ’70 sarebbe stato insensato per un imprenditore non proteggere e mettere in sicurezza adeguatamente i propri beni materiali, oggi è altrettanto poco sensato non tutelare adeguatamente il principale valore dell’azienda: il proprio capitale intangibile.
Un’invenzione è una soluzione nuova e innovativa a un problema tecnico. Può quindi essere un prodotto, un sistema, un metodo o procedimento completamente nuovo o che ne migliori uno esistente.
Le invenzioni brevettabili comportano carattere tecnico e possono consistere in:
- nuovi prodotti;
- nuovi procedimenti o metodi per fabbricare prodotti, nuovi o noti;
- nuovi usi di prodotti noti;
Queste invenzioni, possono essere protette, in Italia, con due tipi di brevetto:
- brevetto per invenzione
- brevetto per modello di utilità
Il brevetto per invenzione è la forma più diffusa di protezione brevettuale, e, nella maggior parte dei Paesi, è anche l’unica possibile.
Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce al proprietario un diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione, in un territorio e per un periodo determinato (20 anni).
Essendo un diritto esclusivo, consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione brevettata senza l’autorizzazione del titolare; tale autorizzazione comunemente si chiama licenza.
Brevettare un’idea innovativa ha quindi un alto valore potenziale che può essere sfruttato sul mercato, rendendo, ad esempio, un’azienda più competitiva rispetto alle concorrenti o permettendo di lanciare un prodotto o servizio innovativo in esclusiva.
Il brevetto per modello di utilità è tradizionalmente usato per proteggere piccoli perfezionamenti di prodotti esistenti, che conferiscono una maggior efficacia o comodità di applicazione.
Il brevetto per modello di utilità differisce dal brevetto per invenzione per la durata ridotta, che è solo di 10 anni in totale (articolati in 5 anni più 5 anni di rinnovo) e per il fatto che con esso sono proteggibili unicamente i nuovi prodotti e non un procedimento od uso o metodologia.
Il brevetto conferisce all’intestatario un diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione, impedendo ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza la sua autorizzazione (licenza).
Se si è fatta un’invenzione con un alto valore potenziale che può essere sfruttato sul mercato, permettendo ad esempio di lanciare un prodotto o un servizio innovativo rispetto alla concorrenza o di tutelare un processo produttivo che rende l’azienda più competitiva, il brevetto consente di trasformare tale invenzione in un titolo giuridico che conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio e per un periodo determinato (20 anni), dando quindi all’intestatario un vantaggio competitivo.
Non tutte le invenzioni sono brevettabili, ma solo quelle che rappresentano una nuova ed originale soluzione di un problema tecnico.
Un’invenzione per essere brevettabile deve quindi possedere 3 requisiti di brevettabilità fondamentali:
- Novità – L’invenzione deve essere nuova
- Carattere inventivo – L’invenzione deve possedere attività inventiva, cioè non deve essere “ovvia” per una persona esperta nel ramo.
- Industrialità – L’invenzione deve avere un’applicazione industriale.
Per garantire il requisito di novità, necessario per poter depositare un brevetto, è importante mantenere uno stretto riserbo sull’invenzione e non divulgare in qualsiasi forma (a voce, per scritto, via internet o social, a congressi o fiere, ecc.) l’idea innovativa prima di averla protetta con il brevetto.
Nel caso sia (assolutamente) necessario comunicare a terze parti informazioni che possano divulgare l’invenzione prima di aver depositato il brevetto (ad esempio la dimostrazione di un prototipo innovativo agli investitori) è fondamentale far sottoscrivere accordi di segretezza che li obblighino a non diffondere le predette informazioni in maniera non autorizzata.
Fanno eccezione i professionisti iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale che, in quanto tali, sono tenuti per legge al segreto professionale.
Un brevetto è un documento che ha valore legale e che deve essere quindi scritto in maniera appropriata. La struttura di un brevetto è formata da un Titolo, un Riassunto, la Descrizione, le Rivendicazioni ed eventuali Disegni.
La corretta stesura di un brevetto è quindi fondamentale per poter determinare l’ambito di tutela esclusiva dell’invenzione; un brevetto mal scritto può infatti pregiudicare il valore commerciale del titolo o al limite non portare alla concessione dello stesso, vanificando lo sforzo dell’attività inventiva.
Per questa ragione è consigliabile affidarsi ad un mandatario brevettuale che essendo iscritto all’Ordine nazionale ed europeo dei Consulenti in Proprietà Industriale ti permetterà di proteggere la tua invenzione in maniera sicura, completa e corretta, dal deposito fino alla concessione del titolo.
Le rivendicazioni (in inglese claims) definiscono le caratteristiche tecniche dell’invenzione per cui si richiede la protezione brevettuale; definiscono i limiti della protezione, sia essa di metodo, apparato o sistema, e sono gli elementi che vengono normalmente utilizzati per determinare l’eventuale contraffazione al brevetto.
Le rivendicazioni rispondono contemporaneamente a due esigenze:
- quella del titolare del brevetto, che aspira a comprendere nella sua esclusiva tutto ciò che in qualche modo è ricavabile dalla sua domanda di brevetto;
- quella di terzi, che hanno la necessità di capire i confini del brevetto altrui, per non essere accusati di contraffazione.
Una volta concesso il brevetto, le rivendicazioni non sono modificabili. Esse devono quindi non solo proteggere l’invenzione secondo lo stato attuale della tecnica, ma anche prevedendone i futuri sviluppi, dal momento che durante la vita del brevetto (20 anni) i concorrenti si adopereranno per aggirarlo, utilizzando nuove tecnologie e conoscenze.
Per questo motivo è fondamentale, nella fase di stesura di una domanda di brevetto, rivolgersi ad un valido Consulente in Proprietà Industriale che sappia tutelare l’invenzione attraverso la formulazione di opportune rivendicazioni.
Per effettuare il deposito di un brevetto occorre compilare degli appositi moduli da ritirare presso la locale Camera di Commercio ovvero da scaricare dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it).
Depositare un brevetto è tuttavia una procedura molto articolata; è infatti necessario predisporre una relazione ben dettagliata, che descriva, anche con l’ausilio di disegni tecnici, l’invenzione nei minimi particolari e soprattutto ne evidenzi le caratteristiche innovative per le quali si richiede l’esclusiva (le rivendicazioni).
Da diversi anni operano presso le Camere di Commercio appositi uffici che si occupano di accogliere le domande di brevetto e fornire informazioni di base su come presentare la domanda di brevetto; tali uffici si limitano tuttavia ad un controllo formale della documentazione e non forniscono consulenze specifiche sui singoli casi.
Per il deposito di un brevetto è quindi sempre consigliabile rivolgersi ad un valido Consulente in Proprietà Industriale che possa affiancarsi all’inventore nel preparare tutta la documentazione necessaria in modo completo ed esaustivo.
Il costo di un brevetto si distribuisce su tutto l’arco di vita del brevetto (20 anni) e dipende da vari fattori quali la complessità del brevetto, il numero delle rivendicazioni e soprattutto la copertura territoriale (cioè in quali stati si vuole avere la protezione brevettuale).
I costi iniziali del deposito in Italia, inclusivi dei costi professionali, sono limitati a poche migliaia di euro; nel momento in cui, dopo 12, o 30 mesi se si sceglie la strada del PCT, si affronta l’estensione geografica questi costi tendono a crescere in maniera lineare con il numero di paesi in cui si intende proteggere l’invenzione.
L’estensione di un brevetto all’estero consente di ampliare la protezione brevettuale oltre i confini nazionali.
La legge sui brevetti offre infatti una tutela territorialmente limitata. Un brevetto italiano proteggerà quindi l’invenzione nel solo territorio italiano: pertanto, per proteggersi al di fuori dal confine nazionale è necessario provvedere a depositare corrispondenti domande di brevetto in tutti gli stati esteri di interesse quali:
- paesi in cui opera il titolare della domanda di brevetto;
- paesi in cui operano i concorrenti del titolare della domanda di brevetto;
- paesi in cui l’invenzione viene utilizzata sia come produzione che come vendita;
- paesi con elevato rischio di contraffazione;
- paesi in cui vi sono opportunità di valorizzazione del brevetto (es. licensing).
Al fine di poter seguire l’iter di concessione nei vari territori è consigliabile appoggiarsi ad un mandatario iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, che attraverso una fidata rete di partner internazionali è in grado di estendere il brevetto ovunque nel mondo.
Esistono tre diverse modalità di estensione di un brevetto italiano all’estero:
- Brevetto nazionale estero;
- Brevetto europeo;
- Domanda di brevetto internazionale.
Un’ulteriore modalità di estensione di un brevetto all’estero potrà nei prossimi anni essere rappresentata anche dal brevetto europeo con effetto unitario (c.d. brevetto unitario), attualmente in fase di studio presso l’EPO (European Patent Office).
E’ importante sapere che un primo temine, detto di “priorità”, per estendere un brevetto all’estero è fissato entro 12 mesi dal deposito della domanda nazionale. Se si effettua l’estensione entro questo termine, la data del deposito estero retro agisce, ai fini della valutazione della novità, a quella del primo deposito nazionale.
Stabilito dalla Convenzione di Parigi, il diritto di priorità consente al titolare di una domanda di brevetto nazionale di avere un anno di tempo per pianificare la protezione dell’invenzione all’estero, senza essere costretto a depositare contemporaneamente una molteplicità di domande nazionali e soprattutto senza dover sostenere sin da subito uno rilevante sforzo economico.
Un marchio è un nome, una frase, un logo o un’immagine, una rappresentazione grafica, o ancora una combinazione delle diverse opzioni. L’utilizzo di un marchio serve ad indicare i servizi o i prodotti di un’impresa e distinguerli sul mercato da quelli appartenenti ad altre società concorrenti.
I diritti che derivano al titolare dalla registrazione di un marchio consistono nella facoltà di farne uso esclusivo e di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nella propria attività economica segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione. I diritti connessi alla registrazione di un marchio si esplicano nel territorio e, salvo eccezioni (es. marchi rinomati), entro l’ambito merceologico rispetto al quale il marchio è stato adottato.
Esistono diverse tipologie di marchio:
- marchi denominativi (o verbali): marchi costituiti esclusivamente da caratteri alfa-numerici, anche di fantasia, che tutelano le parole registrate indipendentemente dalla loro rappresentazione grafica;
- marchi figurativi: marchi che vengono rivendicati esattamente come riprodotti graficamente nella domanda di registrazione (salva comunque la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili);
- marchi misti (o complessi): marchi costituiti dall’insieme di parole e disegni;
- marchi di forma (2D) o tridimensionali (3D): marchi costituiti dalla forma dei prodotti e/o delle confezioni;
- marchi non convenzionali: negli ultimi anni accanto ai marchi “tradizionali” comunemente rappresentati da segni grafici quali lettere dell’alfabeto, numeri, figure, o disegni, sempre più frequentemente vengono utilizzati dalle imprese “nuovi” tipi di marchi caratterizzati da un colore o da una combinazione di colori (marchi di colore), da un profumo (marchi olfattivi) o da un suono (marchi sonori).
- marchi collettivi: marchi che vengono rilasciati a soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. L’uso del marchio collettivo è disciplinato da un Regolamento d’uso che ne prescrive le condizioni d’uso, i controlli e le relative sanzioni in caso di inadempienze.
Il marchio collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità (es. Parmigiano Reggiano, Vetro Artistico Murano). L’uso del marchio è disciplinato da un regolamento d’uso predisposto dal titolare del marchio che prescrive le condizioni d’utilizzo, i controlli e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari. Il recente D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 ha introdotte importanti modifiche alla disciplina del marchio collettivo, ora distinto in marchio collettivo e marchio di certificazione. In particolare, entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente, quale che sia la data di scadenza del titolo, dovranno necessariamente indicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella nuova disciplina, o in marchio di certificazione.
A seconda della loro capacità distintiva si usa differenziare i marchi tra forti e deboli. Un marchio è generalmente considerato forte se di fantasia o concettualmente distante dal prodotto o servizio a cui si riferisce. È, per contro, considerato debole un marchio con una diretta relazione con il prodotto e/o servizio che contraddistingue (pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato).
Il marchio ha un durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, rinnovabili all’infinito per successivi periodi di 10 anni. Il marchio deve essere rinnovato entro gli ultimi 12 mesi di validità del marchio o nei 6 mesi successi al mese di scadenza, pagando una tassa di mora.
Definita nel 1957 dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization), la classificazione di Nizza è un elenco che descrive la natura di prodotti e/o servizi in termini generali allo scopo di associare ad essi le domande di marchi dell’Unione Europeo (UE).
La classificazione è attualmente composta da 34 classi di prodotti (da 1 a 34) e 11 classi di servizi (da 35 a 45). Ogni classe è dotata di un’intestazione contenente informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati (es. classe 25 “Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”) seguita da una serie di termini più specifici, che meglio definiscono i prodotti o servizi da proteggere per mezzo della domanda di marchio UE (es. accappatoi, calze, camicie, cappelli, cravatte, giacche, impermeabili, maglie, maglieria, maglioni, pantaloni, pantofole, pigiami, …)
Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto per le registrazioni dei marchi UE ad applicare tale classificazione, identificando il numero delle classi alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali si richiede la protezione attraverso il marchio.
L’edizione 2022 della Classificazione internazionale di Nizza è disponibile al seguente link.
Di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione e alla crescente diffusione di Internet, le misure a difesa del marchio devono estendersi oltre i confini nazionali.
La scelta dei paesi esteri dove tutelare il marchio dipende da vari fattori commerciali e competitivi quali, ad esempio:
- paesi in cui opera il titolare del marchio;
- paesi in cui opera la concorrenza;
- paesi in cui il marchio viene utilizzato sia come produzione che come vendita;
- paesi con elevato rischio di contraffazione;
- paesi in cui vi sono opportunità di valorizzazione del marchio (es. licensing, franchising, merchandising,…).
E’ possibile proteggere il proprio marchio all’estero attraverso 3 diversi iter di protezione:
- marchio nazionale estero;
- marchio EU;
- marchio internazionale.
Un segno originariamente privo di capacità distintiva (e quindi non tutelabile come marchio) può divenire valido e registrabile quale marchio a seguito dell’uso e dell’attività di comunicazione, acquisendo il cosiddetto “secondary meaning”. Questo fenomeno consente ad un’espressione descrittiva e di uso comune con il passare del tempo di assumere un ulteriore significato – “secondario” appunto – dotato della capacità di contraddistinguere la provenienza di quel determinato prodotto e/o servizio rispetto alla concorrenza (es. il quotidiano Il Giornale).
Il marchio decade per 3 ragioni:
- volgarizzazione – se è divenuto una denominazione generica di prodotto e/o servizio o abbia comunque perso la sua capacità distintiva.
- illiceità sopravvenuta:
- se è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti e/o servizi che contraddistingue;
- se è divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
- nel caso del marchio collettivo o di certificazione, per l’omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un utilizzo non conforme alle condizioni del regolamento d’uso del marchio.
- non uso – se il marchio non è oggetto di uso effettivo per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato entro cinque anni dalla sua registrazione o tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La decadenza può essere totale o soltanto parziale. Se infatti i motivi di decadenza di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza riguardano solo quella parte dei prodotti e/o servizi.
La contraffazione si verifica quando marchi identici o simili a quello registrato, o in fase di registrazione, vengono apposti da soggetti terzi non autorizzati su prodotti simili, ma anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione, traendo in inganno il consumatore sulla reale provenienza del prodotto e sottraendo quote di mercato al legittimo proprietario.
DISCLAIMER
L’obiettivo perseguito dalla presente FAQ è fornire alcune preliminari informazioni sulla tutela di brevetti, marchi e altri titoli di proprietà intellettuale. Essa non costituisce un parere di tipo professionale o legale e per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato. Per maggior informazioni: info@metroconsult.it