Rafforzamento della protezione, semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure

In data 1 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, ha approvato il disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale (“CPI“) di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il disegno di legge si inquadra all’interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in coerenza con il «Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE», adottato dalla Commissione europea.

Gli obiettivi della modifica sono:

  • CAPO I – Rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale;
  • CAPO II – Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.
  • CAPO III – Norme di coordinamento e adeguamento

 

Capo I – RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

  1. Divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette (modifica art. 14 CPI).
  2. Protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione (nuovo art. 34-bis CPI)).
  3. Abolizione del cosiddetto Professor privilege, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore (modifica art. 65 CPI).
  4. Autorizzazione alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di dotarsi, nell’ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, di uffici per il trasferimento tecnologico al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (nuovo art. 65-bis CPI).
  5. Permesso di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della stessa, ma anche successivamente, entro un mese, mantenendo ferma la data di deposito (modifica art. 148 CPI).
  6. Riduzione da 90 a 60gg del termine per il conseguimento dell’autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito di brevetti potenzialmente utili alla difesa del Paese (modifica art. 198 CPI).

Capo II – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

  1. Estensione da 2 a 4 anni della durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, così assicurando efficacia e continuità nell’operato della stessa e riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (modifica art. 135 CPI).
  2. Miglioramento dei tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi, riducendo da 40 a 30 gg i termini di convocazione delle parti in udienza (modifica art. 136-quinquies CPI).
  3. Opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, direttamente per effetto dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti (modifica art. 139 CPI)).
  4. Eliminazione dell’obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse e possibilità di utilizzo, da parte dell’utenza, del sistema di deposito telematico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, esplicitando il principio in base al quale l’accesso e l’utilizzo dello stesso è in ogni caso consentito a condizione che sia accertata l’identità digitale del soggetto depositante, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l’utenza sia in possesso di una firma digitale (modifica art. 147 CPI).
  5. Possibilità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità ed in alternativa al deposito della copia dei documenti, l’indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi può direttamente verificare il contenuto (modifica art. 169 CPI).
  6. Miglioramento della procedura di registrazione di nuova varietà vegetale attraverso la soppressione della Commissione a carattere consultivo e attribuzione della competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (modifica art. 170).
  7. Ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di consorzi riconosciuti ai sensi di legge, così colmando una lacuna normativa relativa alla casistica di centinaia di denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette agricole, alimentari, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate al momento del deposito del marchio ai sensi dei regolamenti europei, ma prive di un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero dell’agricoltura (modifica art. 177 CPI)
  8. Al fine di eliminare possibili incertezze interpretative in ordine alla scadenza del termine oggetto di proroga, la proroga stessa può essere concessa fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga (modifica art. 191 CPI).
  9. Maggiore chiarezza nella determinazione del termine entro cui può essere presentata l’istanza di reintegrazione, che consente in casi specifici la conservazione di taluni diritti di proprietà industriale (modifica art. 193 CPI).
  10. Riduzione da 8 a 5 nel numero di componenti della commissione d’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, anche al fine di accelerare l’iter di nomina. Si prevede inoltre la riduzione da 18 a 12 mesi del periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione (modifica art. 207 CPI).

Capo III – NORME DI COORDINAMENTO E ADEGUAMENTO

  1. Tra i riferimenti rispetto ai quali l’Ufficio italiano brevetti e marchi valuta la novità del brevetto, sono incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia (modifica art. 46 CPI).
  2. Precisazione sul termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, chiarendo che vi è incluso l’ultimo giorno corrispondente alla data di deposito della domanda (modifica artt. 60 e 85 CPI).
  3. A seguito dell’evoluzione normativa, i certificati complementari di protezione per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella di cinque anni prevista dalla disciplina europea, non esistono più (modifica artt. 61 e 81 CPI).
  4. In caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, per velocizzare l’azione repressiva in fase cautelare le Forze dell’ordine potranno sequestrare le merci contraffatte (modifica art. 129 CPI).
  5. Maggiore pubblicità degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale, ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell’opponibilità verso i terzi (modifica art. 138 CPI).
  6. Nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell’iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto (modifica art 170 CPI).
  7. Previsione, in un’ottica di razionalizzazione e di economia procedimentale, di una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l’invio della cosiddetta prima comunicazione alle parti oppure per la presenza di ipotesi di sospensione (modifica art. 178 CPI).
  8. Possibilità di agire in sede amministrativa per l’annullamento della registrazione di marchi lesivi dell’immagine e della reputazione dell’Italia e divieto, a pena di inammissibilità, di parcellizzazione delle domande per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell’Unione europea (modifica art. 184-bis).
  9. Definizione puntuale delle fasi e dei termini del procedimento di nullità e decadenza, sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione (modifica art. 184-quater).
  10. Previsione tra le ipotesi di estinzione del procedimento di nullità o di decadenza, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere (modifica art. 184-octies CPI).
  11. Adozione di una terminologia più puntuale nell’individuazione di quanto può formare oggetto di rimborso, esplicitando il termine di decadenza entro il quale può essere presentata l’istanza di rimborso ed espungendo dalla disposizione i riferimenti alla domanda di brevetto (modifica art. 229 CPI).
  12. La regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare (modifica art. 230 CPI).
  13. Previsione di un successivo intervento di modifica per potenziare la digitalizzazione, la semplificazione e l’efficientamento delle procedure di competenza dell’Ufficio italiano brevetti e marchi
  14. Revisione degli importi in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l’utilizzo del cosiddetto bollo digitale.
  15. Clausola di invarianza finanziaria.

 

Il documento completo del DDL di modifica del CPI è disponibile sul sito del Senato italiano al seguente link.