Il nuovo sistema del Brevetto Europeo con effetto Unitario è in dirittura di arrivo e potrebbe diventare realtà a fine 2022/inizio 2023. È una novità rilevante per il sistema brevettuale europeo che metterà in essere non solo il Brevetto Unitario (“Unitary Patent” o “UP”), ma anche il Tribunale Unificato dei Brevetti (“Unified Patent Court” o “UPC”).

Obiettivo di questo articolo è rispondere ai dubbi più comuni, lasciando al colloquio con i nostri esperti la risposta alle domande più complesse, spesso legate alle peculiarità di ogni singolo caso.

In accordo con l’ormai consolidata procedura prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (European Patent Convention – EPC), il nuovo sistema permette al titolare di un Brevetto Europeo (EP) concesso di scegliere una procedura unica che consente di ottenere un Brevetto Europeo con effetto Unitario (UP) valido in buona parte dei Paesi dell’Unione Europea e soggetto alla giurisdizione del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

Quali sono i Paesi influenzati dal nuovo sistema del Brevetto Unitario?

Per rispondere a questa domanda, occorre suddividere i Paesi appartenenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) in quattro grandi categorie:

  • Paesi dell’Unione Europea che hanno sottoscritto e ratificato l’Accordo sul Brevetto Unitario
  • Paesi dell’Unione Europea che hanno sottoscritto, ma non ancora ratificato l’Accordo sul Brevetto Unitario
  • Paesi dell’Unione Europea che non hanno sottoscritto l’Accordo sul Brevetto Unitario
  • Paesi che non appartengono all’Unione Europea e sono quindi esclusi dall’Accordo.

Dato che il sistema è in evoluzione, occorre fissare una data di riferimento: alla data di oggi (luglio 2022) il nuovo sistema risulta essere sottoscritto e ratificato da Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia e Svezia. La Germania ha sottoscritto, ma non ratificato l’Accordo. La ratifica della Germania è prevista nei prossimi mesi non appena sarà terminata l’attuale fase di applicazione provvisoria dell’Accordo iniziata a gennaio 2022 e volta a consentire la selezione, contrattualizzazione e formazione dei giudici e tecnici UPC, nonché a rendere operative le divisioni centrali, regionali e locali del nuovo Tribunale. Non appena anche la Germania ratificherà l’Accordo, il nuovo sistema entrerà automaticamente in vigore per tutti i 17 Paesi sopra indicati.

Alcuni Paesi dell’Unione Europea, pur avendo sottoscritto l’Accordo, devono ancora ratificarlo; tale ratifica potrà richiedere mesi, se non addirittura anni, ad esempio perché è necessaria una modifica costituzionale come nel caso dell’Irlanda. Sino a tale ratifica il nuovo sistema non sarà applicabile per tali Paesi; sempre alla data di oggi, i Paesi dell’Unione Europea facenti parte dell’EPC che, pur avendo sottoscritto l’Accordo, non lo hanno ancora ratificato sono Cipro, Grecia, Irlanda, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia ed Ungheria. Per questi Paesi il nuovo sistema entrerà in vigore al momento della ratifica.

Inoltre, tre Paesi dell’Unione Europea non hanno sottoscritto l’Accordo, e cioè Croazia, Spagna e Polonia. Per questi Paesi continua ad applicarsi il “classico” processo di convalida del Brevetto EP.

Infine, vi sono Paesi quali Albania, Gran Bretagna, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Turchia che, pur facendo parte della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), non appartengono all’Unione Europea (EU) e non sono quindi soggetti al Brevetto Unitario (UP) ed alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC). Per questi Paesi, così come per i Paesi che non hanno ancora sottoscritto o ratificato l’Accordo, continua ad essere possibile convalidare il brevetto EP nei singoli Paesi secondo le procedure già in essere prima dell’introduzione dell’UP.

Sono obbligato a seguire la strada del Brevetto Unitario?

La risposta è semplice: no.

Anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sull’UP e sull’UPC sarà possibile, come avviene attualmente e come sarà comunque ancora possibile fare in futuro, convalidare il Brevetto Europeo solo in alcuni Stati membri a Tua scelta.

Se la risposta alla domanda era quindi semplice, il come arrivare alla decisione fra quale delle due strade intraprendere può essere più complesso. La scelta fra questi differenti percorsi deve essere frutto di una valutazione strategica interna alla Tua azienda, che deve basarsi su una attenta analisi di diversi fattori quali, ad esempio, i mercati di interesse, i costi da sostenere, se si ritiene più opportuno in caso di contenzioso fare riferimento ad una unica corte europea (UPC) o alle singole corti nazionali o se con il passare degli anni si desidera applicare logiche di “sfoltimento” dei vari Paesi in portafoglio; cosa ovviamente non possibile con il Brevetto Unitario essendo questo un titolo appunto “Unitario”.

Cos’è l’Opt-Out?

Se si segue la strada del Brevetto Unitario, tale brevetto sarà soggetto alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (“Unified Patent Court” o “UPC”).

Viceversa, nel caso si scelga di non seguire la strada del Brevetto Unitario, ma di convalidare il Brevetto Europeo (EP) nei singoli Paesi di interesse, vi è ancora una decisione da prendere: se scegliere o meno l’opzione di ”Opt-Out”.

Se non viene compiuto nessun atto di rinuncia (Opt-Out, appunto), le domande di Brevetto Europeo e i Brevetti Europei concessi e convalidati nei singoli Paesi europei ricadranno sotto la giurisdizione sia dei tribunali nazionali sia dell’UPC (doppia giurisdizione) per tutta la durata di un periodo transitorio di (almeno) 7 anni dall’inizio del funzionamento del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

La procedura di “Opt-Out” permette di evitare che i brevetti convalidati nei singoli Paesi diventino automaticamente anche soggetti alla giurisdizione del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC). In pratica l’Opt-Out è una dichiarazione di rinuncia all’UPC per ciascuna delle domande di Brevetto Europeo o dei Brevetti Europei (EP) concessi, in modo da sottrarli alla giurisdizione dell’UPC stesso. Se viene scelto l’Opt-Out, la giurisdizione sarà quindi unicamente quella dei singoli Paesi di convalida.

In caso di brevetti co-intestati a due o più titolari, come accade ad esempio per i brevetti sviluppati in ambito collaborativo fra impresa ed università, un punto di attenzione risiede nel fatto che la scelta di Opt-Out deve essere fatta da tutti i titolari del brevetto, che devono quindi coordinarsi su tale decisione.

È possibile in una fase successiva revocare l’Opt-Out tramite una procedura detta di Opt-In, salvo eccezioni particolari.

La figura seguente schematizza in maniera semplificata quanto sopra illustrato.

Mi conviene il Brevetto Unitario rispetto alle convalide nazionali? Quanto mi costa il Brevetto Unitario?

Per fornire una risposta seria e completa a questa domanda, occorre ovviamente entrare nel dettaglio dei singoli casi.

Volendo applicare un ordine di grandezza grossolano, usando la “regola del pollice” e considerando i costi dei Paesi di maggior interesse facenti oggi parte dell’Accordo, si può ritenere che il costo del Brevetto Unitario sia dello stesso ordine di grandezza di quattro convalide nazionali.

Una risposta semplicistica può quindi essere: “se mi interessa convalidare il Brevetto Europeo in più di quattro Paesi, probabilmente mi conviene il Brevetto Unitario (UP)”.

Perché è una risposta semplicistica? Un esempio pratico di gestione di un portafoglio brevettuale può aiutare a chiarire.

Seguendo il percorso delle convalide, si ottiene una pluralità di brevetti nazionali, uno per ogni Paese di convalida; durante i 20 anni di vita del brevetto, spesso accade che nel tempo lo stesso perda rilevanza per il business, ma mantenga comunque un interesse aziendale. L’azienda, in questo caso, può operare uno sfoltimento (“pruning”) del portafoglio mantenendo in vita i brevetti nazionali solo nei Paesi di maggior interesse per il business aziendale (ad esempio Italia e Germania) e lasciando decadere gli altri, riducendo così i costi inerenti alle tasse di mantenimento che, come noto, aumentano significativamente con il passare degli anni.

Viceversa, seguendo la strada del Brevetto Unitario, si dispone di un titolo unico e valido in tutti i Paesi che hanno sottoscritto e ratificato l’Accordo sull’UP: tuttavia, tale titolo è di tipo “on/off”, per cui risulta necessario sopportare i costi inerenti alle tasse di mantenimento sino alla fine dei 20 anni (o fino a quanto si vuole mantenere in vita il brevetto), senza possibilità alcuna di “sfoltimento”.

In conclusione, è possibile fornire una risposta concreta e rispondente alle Tue esigenze aziendali solo analizzando i singoli casi.

I nostri Consulenti sono a Tua completa disposizione per fornire ulteriori informazioni sul Brevetto Unitario e sul Tribunale Unificato dei Brevetti ed identificare insieme la migliore strategia di tutela per il Tuo portafoglio brevettuale.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: info@metroconsult.it.