Una valida alternativa ad un contenzioso giudiziale
Pubblicato sulla Rivista dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del 1 aprile 2021
Ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nome a dominio nel ccTLD “it” (Regolamento) e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” (Regolamento Dispute) è possibile prouovere con successo una procedura amministrativa di riassegnazione di un nome di dominio quando si verificano le seguenti condizioni.
a) Identità, confondibilità e diritti
L’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento Dispute nel ccTLD “it” stabilisce che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi di dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: “il nome sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome e cognome”.
La Ricorrente dovrà dimostrare di essere titolare di marchi registrati anteriori alla registrazione del nome a dominio contestato, identici o confondibili al dominio contestato.
b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato
Conformemente all’ art. 3.6 (b) del Regolamento Dispute, “l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”.
Il Resistente potrà provare di avere diritto o titolo in relazione al nome di dominio oggetto della contestazione. In mancanza, si ritiene soddisfatta la
circostanza di cui alla lett. b) del primo comma dell. art.3.6 Regolamento Dispute.
c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede
L’articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento Dispute stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l’art. 3.7 del Regolamento Dispute individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell’uso del
dominio in mala fede, ovvero:
“a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
d) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”.
L’elenco di cui sopra è meramente esemplificativo, e l’esperto può quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.
Le linee guida WIPO possono essere senz’altro d’ausilio con “Additional bad faith consideration factors (si veda 3.2.1 WIPO Overview of WIPO Panel
Views on Selected UDRP Questions, Third Edition “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”: https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/
overview3.0/#item32) secondo cui:
Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent’s registration of a domain name is in bad faith include: (i) the nature of the domain name (e.g., a typo of a widely-known mark, or a domain name incorporating the complainant’s
mark plus an additional term such as a descriptive or geographic term, or one that corresponds to the complainant’s area of activity or natural zone of expansion), (ii) the chosen top-level domain (e.g., particularly where corresponding to the complainant’s area of business activity or natural zone of expansion), (iii) the content of any website to which the domain name directs, including any changes in such content and the timing thereof, (iv) the timing and circumstances of the registration (particularly following a product launch, or the complainant’s failure to renew its domain name registration), (v) any respondent pattern of targeting marks along a range of factors, such as a common area of commerce, intended consumers, or geographic location, (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent’s choice of the domain name, or (vii) other indicia generally suggesting that the respondent had
somehow targeted the complainant.”)
Se si ritengono soddisfatti dalla Ricorrente i requisiti dell’art. 3.6. del Regolamento, il Collegio nominato, accoglie il reclamo e conseguentemente dispone il trasferimento (riassegnazione) del nome a dominio contestato alla Ricorrente.
La procedura si svolge mediamente in un periodo di otto settimane, ha dei costi molto limitati e pertanto rappresenta una valida alternativa al contenzioso giudiziale.
