In data 5 maggio 2020, la Corte Suprema Federale Tedesca (BGH – Bundesgerichtshof) ha emesso un’importante decisione nella causa tra Sisvel, società che gestisce patent pool per i brevetti essenziali relativi a tecnologie ICT, e Haier, multinazionale cinese specializzata in prodotti d’elettronica di consumo.
Nella motivazione scritta della decisione pubblicata all’inizio di luglio, il BGH ha confermato che i dispositivi Haier violavano il brevetto in causa ed ha fornito delle importanti linee guida sulle modalità di negoziazioni delle licenze tecnologiche aventi ad oggetto Standard Essential Patent (SEP).
In particolare, il BGH ha:
- riconosciuto l’esistenza di strategie di hold-out comunemente adottate dai potenziali licenziatari;
- richiesto un certo livello di proattività da parte di un licenziatario al fine di essere considerato “willing” ad ottenere una licenza;
- confermato che le ingiunzioni contro gli “unwilling licensee” sono un diritto per i titolari di brevetti SEP;
- riconosciuto che l’impegno a garantire termini FRAND non implica che tutti i licenziatari ottengano la stessa offerta; gli accordi di licenza possono presentare variazioni dovute a specifiche circostanze di mercato;
- confermato che la licenza di un intero portafoglio brevettuale e la copertura mondiale hanno effetti positivi;
- sottolineato che i danni possono non essere limitati alla royalty FRAND.
Il caso Sisvel vs Haier
Il caso è relativo al brevetto EP 852 885 depositato da Nokia nel 1995 (scaduto durante il procedimento di appello a causa della decorrenza dei 20 anni) e venduto a Sisvel nel 2012.
Il brevetto è stato dichiarato essenziale per lo standard ETSI e Sisvel ha accettato di licenziarlo secondo i termini FRAND.
2012 Sisvel ha contattato Haier per offrirle una licenza globale del suo portafoglio brevettuale, ma le parti non sono state in grado di trovare un accordo sui termini della licenza.
2014 Sisvel ha citato in giudizio Haier presso il Tribunale Regionale di Düsseldorf.
2015 Haier ha citato in giudizio Sisvel per nullità del brevetto presso il Tribunale Federale dei Brevetti. Sisvel ha vinto in primo grado; il brevetto è stato giudicato valido e violato, e Haier ha adottato delle strategie per ritardare i negoziati. Haier è ricorsa in appello.
2017 Nella sentenza di appello, il Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf ha confermato che il brevetto era valido e violato, ma non ha concesso l’ingiunzione poiché ha considerato l’offerta di Sisvel non conforme al requisito di non discriminazione richiesto dai termini FRAND. Nello stesso anno, il Tribunale Tedesco dei Brevetti ha confermato il brevetto in forma modificata.
2020 A marzo la Corte Suprema Federale Tedesca (BGH) ha confermato la decisione del Tribunale dei Brevetti e il brevetto è stato finalmente confermato. A maggio la Corte Suprema Federale ha emesso la sua decisione finale di violazione del brevetto come di seguito descritto.
La decisione BGH nel caso Sisvel vs Haier
Negli ultimi anni, il concetto di “willing licensee” ha avuto un ruolo chiave nelle controversie sui brevetti SEP: quanto deve essere impegnato nelle negoziazioni un potenziale licenziatario per essere considerato “willing”?
Riconoscendo l’esistenza di strategie hold-out ampiamente applicate nel mercato da molti licenziatari per ritardare il processo di negoziazione, il BGH ha stabilito una soglia più elevata rispetto al passato.
Ha sottolineato che un utilizzatore di brevetti deve essere attivamente impegnato nel processo di negoziazione con l’intento chiaro e incondizionato di ottenere una licenza. L’utilizzatore non deve semplicemente mostrarsi disposto a concludere un accordo di licenza, ma gli è richiesto un ruolo maggiormente attivo. Adottando le parole di Mr. Justice Birss in Unwired Planet vs Huawei “a willing licensee is one who is willing to accept a license on FRAND terms, whatever FRAND may be”.
Il BGH ha anche sottolineato che l’utilizzatore può contestare la presunta violazione e la validità del brevetto in causa, ma non può subordinare a questo la sua volontà di ottenere una licenza.
In accordo con la decisione della Corte di Giustizia nell’Unione Europea (CGUE) nel caso Huawei vs ZTE, il BGH ha confermato che il titolare di un brevetto SEP deve notificare all’utilizzatore la presunta violazione e la necessità di prendere una licenza. Tuttavia, ha criticato la pratica comune da parte degli utilizzatori di richiedere costanti informazioni tecniche quale tattica per ritardare il negoziato, in particolare nel contesto dei brevetti essenziali, dove sia i brevetti che gli standard sono documenti di pubblico dominio.
Per notificare la violazione, il licenziante deve solo informare l’utilizzatore del brevetto, dello standard e della condotta che porta alla violazione. E’ sufficiente che questa notifica sia inviata alla capogruppo. L’utilizzatore deve quindi rispondere prontamente e non può fare richieste eccessive per ulteriori informazioni tecniche. Le claim chart sono generalmente uno strumento sufficiente, ma non necessario per spiegare l’infrazione. Un utilizzatore che chiede, per un lungo periodo di tempo, la presentazione di claim chart per l’intero portafoglio brevettuale deve essere considerato “unwilling” a prendere una licenza. Egli può richiedere approfondimenti tecnici, ma solo in un breve lasso di tempo, e non per informazioni che potrebbe ottenere anche da solo.
Secondo il BGH, l’utilizzatore deve effettuare autonomamente la propria valutazione sul presunto brevetto violato. Se non ha in azienda le competenze tecniche per farlo, dovrà cercare supporto professionale esterno.
Il BGH ha riconosciuto che le offerte di portafogli di licenze hanno effetti positivi e non devono sollevare preoccupazioni antitrust, a condizione che l’utilizzatore non sia tenuto a pagare per l’uso di brevetti non essenziali. Il BGH ha anche sottolineato che le licenze globali sono pratiche diffuse e comunemente accettate. Il titolare di brevetto non è tenuto a concedere in licenza un sottoinsieme del suo portafoglio SEP; piuttosto, l’offerta dell’intero portafoglio dovrebbe essere considerata nell’interesse degli utilizzatori che possono avere un accesso facile ed efficiente ad un portafoglio SEP più ampio in un’unica soluzione.
Un’altra importante decisione presa dal BGH è che il FRAND commitment non vuol dire che tutti gli utilizzatori di brevetti possono ottenere la stessa offerta.
L’obiettivo del FRAND commitment richiesto dagli enti di standardizzazione (Standard Setting Organization – SSO) serve a garantire che tutti gli utilizzatori possano accedere ad una determinata tecnologia standardizzata, a condizione che accettino di pagare una licenza equa, ragionevole e non discriminatoria (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory – FRAND). Il BGH ha tuttavia riconosciuto che il mercato delle licenze tecnologiche deve tener conto della realtà di mercato ed il requisito di non discriminazione non deve essere considerato “hard-edge”.
I licenzianti non sono obbligati ad offrire la stessa tariffa standard a tutti i licenziatari. Una licenza, che è la migliore che un titolare di brevetto sia riuscito ad ottenere in determinate circostanze, non deve diventare un riferimento per i casi futuri. Il titolare di un brevetto può trovarsi infatti nella circostanza di dover accettare condizioni inferiori alla norma, ma che sono comunque le migliori che riesce ad ottenere in quella specifica situazione. Ciò non dà diritto agli altri licenziatari alla stessa royalty rate. Questo è ciò che è accaduto a Sisvel che ha offerto a Haier una licenza più elevata rispetto a quella offerta ad un altro licenziatario, un produttore di telefoni cinese di proprietà statale.
Il BGH ha anche confermato che le ingiunzioni contro gli unwilling licensee sono un diritto per i titolari di brevetti. Esse rappresentano infatti l’unico strumento per fermare l’uso non autorizzato di brevetti essenziali e devono essere considerate abusive solo se l’utilizzatore era pronto a prendere una licenza secondo i termini FRAND.
Infine, il BGH ha dichiarato che i titolari di SEP hanno il diritto di chiedere un risarcimento dei danni per il tempo intercorrente dalla violazione a quando l’utilizzatore ha iniziato a negoziare attivamente l’acquisto di una licenza per i brevetti implementati; tale risarcimento non deve essere limitato alla royalty FRAND, ma si può basare, ad esempio, su profitti persi dal titolare o ottenuti dell’utilizzatore.
In conclusione
Negli ultimi anni, le sentenze dei tribunali europei si sono basate sulla decisione Huawei vs ZTE emessa dalla Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) nel 2015. La CGUE aveva indicato i passi che i titolari e gli utilizzatori di SEP devono seguire quando negoziano licenze FRAND. Anche se la CGUE ha stabilito chiaramente che una negoziazione FRAND è una strada a doppio senso, diversi tribunali hanno sottolineato solo gli obblighi che i titolari di brevetti devono rispettare.
Con la sua recente decisione, la Corte di Giustizia Federale Tedesca ha riconosciuto l’esistenza di strategie di hold-out da parte degli utilizzatori di brevetti e ha chiarito che anch’essi devono assumere un ruolo attivo nella negoziazione di una licenza, accettando un’offerta FRAND, anche se una royalty inferiore è stata offerta ad un’azienda concorrente a seguito di specifiche circostanze di mercato.
La decisione della BGH offre alcune importanti linee guida per le licenze tecnologiche di brevetti standard essential (SEP), fornendo maggiore certezza del diritto nella negoziazione di licenze FRAND; una soluzione vincente sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti, che contribuisce a migliorare il sistema delle licenze.
Matteo Baroni
Consulente in Proprietà Industriale
